本所委託人被告公司被訴侵害「人孔蓋專利改良」之新型專利權(訴訟代理人：本所 涂文勳律師），經原告公司提起智慧財產之訴訟案件。本案於103年11月3日言詞辯論終結，並由智慧財產法院於103年11月28日做成判決，本所委託人被告公司獲得勝訴。本案仍可上訴。
一、 本件兩造爭點如下：
1.系爭專利是否擬制喪失新穎性。
2.有關系爭專利請求項1「連續彎折區」是否應解釋為「連續彎折空間」？
3.系爭產品由落入系爭專利請求向1至5部份。
4.被告A公司是否明知或可得而之侵權。
二、 實體部份：
1.原告研發之系爭產品經向經濟部智慧財產局（以下簡稱智財局）申請註冊為新型第M000000號專利（下稱系爭專利），專利期間自99年3 月1 日至108 年8 月20日，有專利公報及專利說明書可稽。智財局並於103 年2 月24日新型技術報告記載：請求項1 至5 之比對結果代碼均為「6 」（即無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻）在案。
2.詎被告所製造販賣支系爭產品，於102 年4 月3 日、102 年9 月14日及103年6 月5 日分別出售予台灣自來水股份有限公司（以下簡稱自來水公司）第十二區管理處、第七區管理處及第四區管理處，有決標公告可稽。原告委請財團法人中華工商研究院對系爭產品進行比對分析，其鑑定結論為：「本案待鑑定物 』之構件內容、特徵，與本案中華民國新型專利公告編號M000000 號『人孔蓋結構改良』之申請專利範圍構成實質相同，即落入本案專利之申請專利範圍」，此有該院之專利侵害鑑定研究報告書第50頁可稽。被告公司未經原告授權或同意，擅自利用系爭專利之技術，製造系爭產品，侵害原告之系爭專利權，爰依專利法之相關規定提起本件訴訟請求排除侵害、停止侵害，與請求損害賠償。
三、 原告主張：
1.系爭專利是否擬制喪失新穎性：（爭點1）
將系爭專利請求項1中所記載之各構成元件，與引證案請求項1所記載之各構成元件相比對， 兩者構造完全不同。
2.有關系爭專利請求項1「連續彎折區」是否應解釋為「連續彎折空間」:（爭點2）
被告公司抗辯系爭產品之「扣接部」係本身呈連續彎折狀，並未具有連續彎折區，是實在佔據一定空間之實體構件，而非僅係空無一物之空間等語，參之系爭產品及被告上揭對於蓋體覆蓋動作之陳述，被告抗辯前後矛盾，純係卸責之辭，皆無可採。
3.系爭產品有無落入系爭專利請求向1至5部份：（爭點3）
將系爭產品有無落入系爭專利請求權項1至5部份加以比對說明，可知以下結論：
a.系爭產品之記述內容與系爭專利之請求權項1之記述特徵比對，符合文義讀取。
b.被告錯誤解讀系爭專利請求項1之要件C。
c.關於系爭產品與系爭專利之請求項2、3、5之專利侵害比對說明，可發現多項系爭產品與系爭專利之申請專利範圍服和文義讀取並相互對應。
4. 被告A公司是否明知或可得而之侵權：（爭點4）
a.系爭專利於99年3 月1 日經智財局公告在案，被告公司前曾於98年7 月23日申請前述引證案，對專利之申請、公告、查閱有相當之認識，當會注意並蒐集競爭對手之專利技術及專利申請情形。
b.原告自98年9 月10日起至102 年1 月24日止共10次參與自來水公司第1 、2 、3 、4 、8 、11、12區管理處之採購，均依系爭專利製造產品，供應予自來水公司上開各區管理處公開使用於其各轄區，上開產品業為大眾所共見共聞。被告公司於102 年1 月參與自來水公司各區管理處之標案，其係基於仿冒之企圖而予抄襲，當無疑義。
c.原告於公司網站標示系爭專利之字號，且均於購買人之訂購單標示專利之字樣及文號，被告辯解，顯係卸責之辭。甚且，專利法第98條固為新型專利所準用，惟其立法意旨在使第三人得經由專利物品或其包裝上之標示得知專利權存在，以保護因不知情而侵害專利權之人。然對於明知或可得而知他人有專利權，或有注意義務，卻仍實施侵害行為者，即無保護必要，行為人仍應對專利權人負損害賠償責任，否則專利法保護專利權之意旨將無法實現，且有違公平正義之原則。被告與原告均為同業，被告不僅熟悉相關技術與其產品特性，且有申請引證案專利之經驗，自熟悉專利公報為社會公眾可查閱之資訊，就其製造、銷售系爭物品，致有侵害專利之情事，其屬應注意而不注意或怠於交易上所必要之注意，自不得諉為不知，況其瞭解專利資料庫之檢索，縱疏未檢索，亦應負過失侵害責任，此亦有智慧財產法院99年度民專訴字第215 號判決（原證17）可參，被告所辯自無可採。 系爭產品侵害原告所有系爭專利權之行為，已如前述，被告公司應依專利法第96條第2 項規定負損害賠償責任。另「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，公司法第23條第2 項定有明文，被告○○○係被告公司之負責人，被告○○○對於被告公司之產銷系爭產品，係違反專利法之規定侵害原告之系爭專利之行為，致原告受有損害，自應依前揭規定與被告公司負連帶賠償之責： 97條第1 項第2 款規定：專利權人請求損害賠償
d.被告公司應依專利法第96條第2 項規定負損害賠償責任。另「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，公司法第23條第2 項定有明文，被告○○○係被告公司之負責人，被告○○○對於被告公司之產銷系爭產品，係違反專利法之規定侵害原告之系爭專利之行為，致原告受有損害，自應依前揭規定與被告公司負連帶賠償之責。
四、 被告主張：
1.系爭專利是否擬制喪失新穎性：（爭點1）
就引證案被告主張系爭專利依專利法第120 條準用第23條本文之規定，有應予撤銷之原因：
a.案「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤消、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷（第1項）；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利（第2項）。」智慧財產案件審理法第16條第1 、2 項定有明文。
b.「申請專利之新型，與申請在先兒在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」93年專利法第95條定有明文，此乃新型專利「擬制喪失新穎性」之規定。查被證2新型專利於98年7 月3 日向我國提出新型專利申請，經智財局形式審查核准，於98年12月1 日公告，公告號為M369972 號，其申請日早於系爭專利之申請日98年8 月21日，公告日晚於系爭專利之申請日，故符合93年專利法第95條本文所載「申請在先而在其申請後始公告之新型專利申請案」之要件。
c.系爭專利具多數與引證案相同之技術領域；系爭專利請求項2 、3 及4 中之所有構成元件及其等相互間之技術關聯已完全被揭露於被證2 中，亦即系爭專利請求項2 、3 及4 所載之新型相對於被證2 之揭露內容「擬制喪失新穎性」，故系爭專利請求項2 、3 及4 違反93年專利法第95條本文之規定，依同法第107 條第1 項第1款之規定，其新型專利權應予撤銷；系爭專利請求項5 之所有構成元件及其等相互間之技術關聯已完全被揭露於被證2 中，亦即系爭專利請求項5 所載之新型相對於被證2 之揭露內容「擬制喪失新穎性」，故系爭專利請求項5 違反93年專利法第95條之規定，依同法第107 條第1 項第1 款之規定，其新型專利權應予撤銷。
2.有關系爭專利請求項1「連續彎折區」是否應解釋為「連續彎折空間」:（爭點2）
a.原告於民事準備(二)狀第八頁第二行至第九頁第一行聲稱：「插入部設有一個以上之彎折可供凸緣位移扣接之區域，而上揭說明書之載述，即為系爭專利申請專利範圍請求項第5 項之較佳實施例。」並指摘被告所稱「連續彎折區係蓋體之插入部內的一個空間」，並未正確解讀云云。惟若依原告所云，系爭專利申請專利範圍之「插入部」與「連續彎折區」應解釋為同一構件而非兩不相同構件的話，試問該「一個以上之彎折」如何依原告民事爭點整理暨準備一狀第四頁第一行所言，得以設置於該「插入部」之內部？又，若不循被告就系爭專利申請專利範圍之「連續彎折區」解釋為「位於插入部中（內部）之一空間」的話，則該「凸緣」構件如何依原告民事爭點整理暨準備一狀第四頁第一至二行所言，得以卡合扣接於該「插入部」中（內部）之某一特定區域？是被告就「連續彎折區」所為之解釋，即連續彎折區係位於插入部內部之一空間，係與系爭專利說明書及原告於民事爭點整理暨準備一狀之說明全然相符，無所謂錯誤解讀之情形。
b.再者，原告聲稱「而上揭說明書之載述，即為系爭專利申請專利範圍請求項第5 項之較佳實施例」云云（民事準備(二)狀第8頁倒數第1行至第9頁第1行參見），惟綜觀系爭專利說明書之全部揭露內容（包括新型說明及圖式），除了應解釋為「連續彎折空間」之「連續彎折區」以及應解釋為凸緣可「沿著」連續彎折空間並「通過」連續彎折空間而卡合扣接於插入部中的揭露內容以外，系爭說明書完全未揭露其他不同內容，是原告之整體及全部創作概念即為被告對於系爭申請專利範圍第1 項之解釋，原告之全部揭露內容亦僅限於此，而不及其他。原告所謂「上揭說明書之載述，即為系爭專利申請專利範圍請求項第5 項之較佳實施例」云云，顯係將系爭申請專利範圍的權利範疇不當擴張至其所從未揭露之內容，而故意將系爭產品含括於系爭申請專利範圍中，原告上述所言，純屬入人於專利侵權之辭，洵非可採。
3.系爭產品有無落入系爭專利請求向1至5部份：（爭點3）
系爭專利請求項1 之技術特徵並未完全對應表現於系爭產品中，不符合專利侵害鑑定之「全 要件原則（all-elements rule/all-limitations rule）」，換言之，系爭專利請求項1 並未「文義讀取」系爭產品，系爭產品並未落入系爭專利請求項1 中。系爭產品既未落入界定範圍較大之請求項1 中，自亦不會落入界定範圍更小之請求項2 至5 中。職是，系爭產品並未侵害系爭專利。
4.被告A公司是否明知或可得而之侵權：（爭點4）
a.按專利法第96條第2項明定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」同法第120 條準用之，是新型專利權人亦得對於因故意或過失侵害其專利權者，請求賠償其損害，惟依法條明文，新型專利權人欲請求損害賠償自須以侵害其專利權者具有「故意」或「過失」為前提要件。
b.次按「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」專利法第98條定有明文，本條規定亦為新型專利所準用（專利法第120 條準用第98條）。是原告應於其依系爭專利所製造之系爭專利物品上標記系爭專利之專利證書號碼（即中華民國第M375090 號新型專利），始可謂已依法履行專利標示之義務。
c.惟查，原告並未證明其於所生產支系爭專利物品上確實標示有系爭專利之專利號碼，不符專利法第98條前段之規定。其復僅空言泛稱，曾提供依系爭專利製造之產品予台灣自來水股份有限公司第1 、2 、3 、4 、8 、11、12區管理處，經各該管理處使用於各該轄區，而被告公司為同業，對原告公司交付之產品，自有接觸、知悉、抄襲之可能云云。然上述指控純係原告臆想推測之詞，其並未舉出任何具體且明確之證據，證明被告確實明知或可得而知原告所稱之產品係原告所製造之專利物，是亦與專利法第98條後段之規定不符。
5.結論：
系爭產品並未落入系爭專利請求項1 至5 ，且系爭專利存有應予撤銷之原因，再者，原告亦未舉證證明被告有侵害系爭專利之故意或過失。據此，原告自無從對於被告請求排除侵害及損害賠償甚明。
四、智慧財產法院判斷如下：
█ 爭點說明：
1.引證案是否可證明系爭專利擬致喪失新穎性？
2.有關系爭專利請求項1「連續彎折區」是否應解釋為「連續彎折空間」？
3.系爭產品是否落入系爭專利請求項1至5？
4.原告有無依法履行專利法規定之標示義務，足以證明被告侵權是明知或可得而知？
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1.引證案是否可證明系爭專利擬致喪失新穎性：（爭點1）
a.按申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利，93年專利法第95條定有明文。因申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明或新型專利先申請案原本並不構成先前技術的一部分；惟專利法將發明或新型專利先申請案所附說明書或圖式載明之內容以法律擬制為先前技術，若後申請案申請專利範圍中所載之發明與先申請案所附說明書、圖式或申請專利範圍中所載之技術相同時，則擬制喪失新穎性。經查，系爭專利之申請日為98年8 月21日經智財局於99年3 月1 日公告，有專利公報在卷可稽（本院卷（一）第12頁），而被證2 係於98年7 月3日提出申請，經智財局於98年12月1 日公告，亦有智財局新型專利公告本在卷可稽（本院卷（一）第183頁），是引證案 申請在先，系爭專利申請在後，且系爭專利之公告日期亦在引證案 之後，符合前揭專利法所載「申請在先而在其申請後始公告之新型專利申請案」之要件。又擬制喪失新穎性之審查應以後申請案每一請求項中所載之發明為對象，而以其申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書全文所載之發明或新型為依據，就界定後申請案所載之發明的技術特徵與先申請案說明書全文中所載之發明或新型的技術特徵逐一進行比對判斷。審查時，應就後申請案每一請求項逐項審查，若其中一請求項所載之發明與已核准之先申請案所附說明書全文中所載之發明或新型相同，即擬制喪失新穎性。
b.引證案是否可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性：
引證案已完全揭露系爭專利要件1A至1D之購件與連結關係之技術特徵，故引證案可以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。
c.引證案可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性，俱如前述，又引證案亦揭露系爭專利請求項2之附屬技術特徵，故引證案可以證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性。
d.引證案可證明系爭專利請求項2擬制喪失新穎性，誠如前述，又引證案亦已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵，故引證案可以證明系爭專利請求項3擬制喪失新穎性。
e.引證案可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性，已如前述，又引證案亦已揭露系爭專利請求項4之附屬技術特徵，故引證案可以證明系爭專利請求項4擬制喪失新穎性。
f.引證案可證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性，業如前述，又引證案亦揭露系爭專利請求項5之附屬技術特徵，故引證案可以證明系爭專利請求項5擬制喪失新穎性。
g.綜上所述，引證案可以證明系爭專利請求項1至5擬致喪失新穎性。
2.有關系爭專利請求項1「連續彎折區」是否應解釋為「連續彎折空間」？(爭點2)
專利申請人本得就其說明書或申請專利範圍的內容為其詞彙編撰者之角色，只要該創作所屬技術領域中具通常知識者依文字內容可直接無歧異的瞭解所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍，不會有混淆誤認即可。因此，系爭專利請求項1之「連續彎折區」字義已臻明確，被告主張應解釋為「連續彎折空間」，尚無必要。
3.系爭產品是否落入系爭專利請求項1至5？(爭點3)
a.原告於103年11月3日言詞辯論期日庭呈系爭產品主張係侵權物，對以該侵權物作為系爭產品，被告表示無意見，是系爭產品是否落入系爭專利請求項1 至5，以比對原告前揭庭呈之系爭產品為準，合先敘明。
b.系爭專利請求項1未文義讀取系爭產品，亦即系爭產品並未落入系爭專利請求項1之文義範圍。
c.系爭專利請求項2、3、4為直接或間接依附於請求項1之附屬項，系爭產品既未落入系爭專利請求項1之文義範圍，當然亦未落入爭專利請求項2、3、4之文義範圍。
d.系爭產品是否如原告所稱落入系爭專利請求項5之均等範圍，首應論究系爭產品是否落入系爭專利請求項1之均等範圍。若有落入請求項1之均等範圍，再予判斷是否落入請求項5之均等範圍；若未落入請求項1之均等範圍，則必然亦未落入請求項5之均等範圍，先予敘明。
4.原告有無依法履行專利法規定之標示義務，足以證明被告侵權是明知或可得而知？(爭點4)
綜上所述，引證案可以證明系爭專利請求項1至5擬制喪失新穎性，有得撤銷之原因。而主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。本件系爭專利請求項1至5既均有得撤銷原因，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，原告於本件民事訴訟自不得主張權利。再者，系爭產品並未落入系爭專利請求項1至5之範圍。從而，原告主張被告侵害其專利權，並依專利法第120 條準用同法第96條第1 、2 、3項、第97條、公司法第23條第2 項規定，請求：(1)被告應連帶給付原告200 萬元，及自起訴狀送達之翌日起至清償日止按年息百分之5 計算之利息；(2) 被告公司不得自行或使他人製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口系爭產品及其他任何侵害中華民國證書號第M000000 號新型專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之，均無理由，不應准許。又原告之訴既經駁回，其所為假執行之聲請，亦失所附麗，併予駁回之。
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